当事人太仓A刀具有限公司(以下简称A刀具公司),2010年6月成立,经营范围为生产、加工、销售刀具和五金配件。
第三人苏州B刀具有限公司(以下简称B刀具公司),系中外合资企业,2003年4月成立,经营范围为生产、销售自产的各种刀具及关联产品。自公司成立之日起,B刀具公司开始使用图1商标。该商标于2010年11月经国家工商总局商标局核准为注册商标,注册证号为第7601794号,核定使用商品为刀片、刀座、刀具。
2012年5月15日,B刀具公司向工商机关投诉,称当事人A刀具公司在生产销售过程中未经其许可,擅自使用其图1注册商标,严重侵犯其注册商标专用权,要求工商机关对A刀具公司的行为进行查处。
工商机关立案调查发现,当事人A刀具公司在其生产销售的刮刀夹具和刮刀片的商品铭牌,刀片的木质包装箱及产品的报价单、宣传册、网站上均使用了带图2的喷字,产品主要销售给浙江两家公司,至案发时销售额共计242341.87元(不含税)。工商机关认定当事人A刀具公司未经B刀具公司许可,在其所使用的未注册商标中嵌入B刀具公司第7601794号注册商标的行为构成《商标法》第五十二条第(一)项所述商标侵权行为,遂依据《商标法》第五十三条、《商标法实施条例》第五十二条对当事人A刀具公司作出行政处罚,没收涉嫌侵权的宣传册、铭牌、模板若干,并处罚款15万元。
当事人对工商机关的行政处罚决定不服,提起行政诉讼。
争议
(一)未注册商标图2与第7601794号注册商标是否构成近似?
第一种意见认为两件商标不构成近似。根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第九条的规定,认定商标近似的依据应当是,涉嫌侵权商标与已注册商标在文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者各要素的组合等在整体结构上相似,易使相关公众对商品的来源产生误认,或者认为其来源与已注册商标有特定的联系。其中文字或者图形的近似是前提,产生误认或者认为存在特定联系是结果,两者缺一不可。在本案中,当事人A刀具公司所使用的图2未注册商标虽然一部分与B刀具公司的注册商标完全相同,但整体比对来看,两件商标在构图、形状等方面均存在较大差别,不会使相关公众对商品的来源产生误认或者认定两者之间存在特定的联系,故两件商标应当认定不构成近似。
第二种意见认为,根据法释〔2002〕32号第九条及第十条的规定,认定商标是否近似应当考虑多方面的因素,如商标的主要部分比对、注册商标的显著性和知名度等。在本案中,虽然两件商标整体比对来看在构图、形状等方面存在差别,但考虑到当事人A刀具公司使用未注册商标的时间晚于B刀具公司使用注册商标的时间,且主要组成部分与B刀具公司的第7601794号注册商标完全相同,再考虑B刀具公司在刀具行业具有一定的知名度和显著性等因素,当事人的行为容易使相关公众认为其商品来源与B刀具公司使用第7601794号注册商标的商品有特定联系,应当认定两件商标构成近似。
笔者同意第二种意见。
(二)非法经营额以含税价格计算还是以不含税价格计算?
第一种意见认为,应当以不含税价格作为计算非法经营额的依据。因为增值税作为价外税,在当事人计算收入时不在收入之中,抵减的时候也不计入成本,这一部分税款当事人拿不到,是要上缴国库的,所以不能计入非法经营额中。
第二种意见认为,应当以含税价格作为计算非法经营额的依据。按照相关司法解释的规定,非经营额以销售价计算。销售价应当是当事人卖出商品所收到的全部价款,不以当事人是否得到为依据。从更好地打击商标侵权违法行为、保护注册商标权利人合法权益的角度考虑,应当以含税价作为计算非法经营额的标准。
笔者同意第二种意见。
评析
(一)将他人已注册商标嵌入未注册商标中使用的行为构成商标侵权。
根据最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》(法释〔2002〕32号)第九条、第十条的规定,认定商标是否近似应当将涉嫌侵权商标与已注册商标进行比对,在综合考虑商标的主要部分、注册商标的显著性和知名度等各种因素的情况下,如果可能使相关公众对商品的来源产生误认或者认为两个商品之间有特定的联系且不属于合理使用范围,则应当认定两件商标构成近似。
在本案中,当事人A刀具公司生产的刀具的铭牌、商品外包装、公司宣传网页、宣传册上使用的商标标识与B刀具公司在同类商品上注册的第7601794号注册商标,整体外观虽然有一定区别,但主要部分完全相同,且第7601794号注册商标具有一定显著性。在2005年我国重点造纸企业产量前30名中,有27家企业使用B刀具公司的产品,在刀具行业和造纸行业内具有较高知名度,当事人A刀具公司未经注册商标所有权人B刀具公司的许可,在同类商品上使用第7601794号商标的行为,易使相关公众认为A刀具公司使用图2未注册商标的商品来源与B刀具公司的商品有特定联系。
当事人A刀具公司在未注册商标中嵌入第7601794号注册商标的行为,不属于合理使用。《商标法实施条例》第四十九条规定:“注册商标中含有的本商品的通用名称、图形、型号,或者直接表示商品的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点,或者含有地名,注册商标专用权人无权禁止他人正当使用。”从案情可以看出,B刀具公司的第7601794号注册商标并非刀具的通用名称、图形或者型号,也并非直接表示刀具的质量、主要原料、功能、用途、重量、数量及其他特点或者地名,当事人A刀具公司的行为并非合理使用。
综上所述,应当认定两件商标构成近似,A刀具公司的行为构成《商标法》第五十二条第(一)项“未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为。
(二)非法经营额应当以含税价格计算。
根据《商标法》及其《实施条例》的规定,对侵犯注册商标专用权的行政处罚之一是处以非法经营额3倍以下罚款。非法经营额的确定是查处商标侵权案件一个非常重要的因素,但《商标法》及其《实施条例》等法律法规中并未对非法经营额的计算作出具体规定。非法经营额的计算依据主要是参照最高人民法院、最高人民检察院《关于办理侵犯知识产权刑事案件具体应用法律若干问题的解释》(法释〔2004〕19号)中“非法经营数额”的计算方法。该司法解释第十二条规定的非法经营数额是指:“行为人在实施侵犯知识产权行为过程中,制造、储存、运输、销售侵权产品的价值。已销售的侵权产品的价值,按照实际销售的价格计算。制造、储存、运输和未销售的侵权产品的价值,按照标价或者已经查清的侵权产品的实际销售平均价格计算。侵权产品没有标价或者无法查清其实际销售价格的,按照被侵权产品的市场中间价格计算。”
虽然增值税是价外税,按照上述司法解释的规定,商标侵权案件的非法经营额应当以销售价计算,而销售价应当是当事人卖出商品所收到的全部价款,不以当事人是否得到为依据。既然法律法规中没有规定可以扣除增值税,执法人员在计算非法经营额时就不能扣除。另外,从保护注册商标所有人合法权益、打击侵犯注册商标专用权行为的角度,也应当以含税价格来计算非法经营额。在本案中,A刀具公司生产侵犯注册商标专用权的刀具的非法经营额应当按照实际销售的含增值税的刀具销售价格计算,执法人员在计算非法经营额时采取的是不含税价格存在瑕疵。
在诉讼过程中,一、二审法院均认定工商机关在计算非法经营额时以不含税价格为准存在瑕疵,但是因行政处罚系在法律法规规定的合理范围之内作出,并无不当,故最终法院判决工商机关胜诉。□王艳新
相关链接
《商标法》
第五十三条 有本法第五十二条所列侵犯注册商标专用权行为之一,引起纠纷的,由当事人协商解决;不愿协商或者协商不成的,商标注册人或者利害关系人可以向人民法院起诉,也可以请求工商行政管理部门处理。工商行政管理部门处理时,认定侵权行为成立的,责令立即停止侵权行为,没收、销毁侵权商品和专门用于制造侵权商品、伪造注册商标标识的工具,并可处以罚款。当事人对处理决定不服的,可以自收到处理通知之日起十五日内依照《中华人民共和国行政诉讼法》向人民法院起诉;侵权人期满不起诉又不履行的,工商行政管理部门可以申请人民法院强制执行。进行处理的工商行政管理部门根据当事人的请求,可以就侵犯商标专用权的赔偿数额进行调解;调解不成的,当事人可以依照《中华人民共和国民事诉讼法》向人民法院起诉。
最高人民法院《关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》
(法释〔2002〕32号)
第九条 商标法第五十二条第(一)项规定的商标相同,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,二者在视觉上基本无差别。
商标法第五十二条第(一)项规定的商标近似,是指被控侵权的商标与原告的注册商标相比较,其文字的字形、读音、含义或者图形的构图及颜色,或者其各要素组合后的整体结构相似,或者其立体形状、颜色组合近似,易使相关公众对商品的来源产生误认或者认为其来源与原告注册商标的商品有特定的联系。
第十条 人民法院依据商标法第五十二条第(一)项的规定,认定商标相同或者近似按照以下原则进行:
(一)以相关公众的一般注意力为标准;
(二)既要进行对商标的整体比对,又要进行对商标主要部分的比对,比对应当在比对对象隔离的状态下分别进行;
(三)判断商标是否近似,应当考虑请求保护注册商标的显著性和知名度。